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周末特稿 | 再论功能性设计特征的理解、认定和应用

2019-11-10 13:39 · 作者:马云鹏   阅读:5366

作者 | 马云鹏  法学博士 最高人民法院民三庭法官助理 


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(本文10371字,阅读约需21分钟)


摘要:功能性设计特征的是外观设计法律保护体系中的重点和难点,关于其认定和适用,理论和实践上一直存在争议和分歧。笔者认为,应在准确把握功能性设计理论根源的基础上,客观评价各种观点的合理性,从外观设计保护的初衷出发,落脚于各类设计特征对外观设计的整体视觉效果的影响,结合具体案件的情况作出判断。


关键词:外观设计  功能性设计特征  整体视觉效果



一、功能性设计理论的困局



作为知识产权领域中一类特殊的保护客体,外观设计自诞生之初就肩负了多重使命:从美感的表达来看,设计向公众传达的是一种“装饰性”效果,是一种艺术构思的表达形式,而非技术方案;从工业应用的角度来看,任何对美学功能的追求,都必须通过具体的工业产品展现出来,其装饰性的效果无法脱离产品功能而独立存在。这种兼艺术性和实用性于同一整体的复合性特征凸显了功能性设计理论的存在价值,即将外观设计的保护与发明、实用新型等工业技术方案的保护区分开来,以确保公众对留待自由领域的设计的使用,维持权利保护与自由竞争之间的平衡。然而,无论是法律层面的规定,还是实务层面的理解,均存在不同程度的争议。


(一)法律层面的差异


我国专利法并无关于功能性设计特征的规定,最高人民法院从侵权判定的角度,在司法解释中明确了“对于主要由技术功能决定的设计特征……应当不予考虑”的观点。[1]而行政机关则从确权审查的角度认为“由产品的功能唯一限定的特定形状对整体视觉效果通常不具有显著的影响”。[2]比较来看,前者考虑到了外观设计复合性的客观特点,以“主要由技术功能决定”作为功能性设计特征的认定标准,但在确定保护范围时将其与视觉无法直接观察到的非外观特征一并排除在外,不予保护。[3]后者相反,即认定标准更为严格,只有“由产品功能唯一限定”时才被认为是功能性设计特征,但在其应用上又采取了相对宽松的做法,即不被绝对排除在保护范围之外,而是对整体视觉效果影响程度异于其他特征。


规范性文件不一致的表述导致了理解上的分歧:一种观点坚持外观设计的保护初衷,认为外观设计专利权仅仅保护外观设计中新颖的、装饰性特征,功能性设计应当排除出外观设计的保护范围。[4]部分地方法院亦在其规范性文件中明确认为“确定外观设计专利权保护范围时应当排除仅起功能、技术效果作用的设计内容”。[5]另一种观点则更为实际,授权外观设计中所有设计都属于保护范围,不应轻易的将主观确定的部分“功能性设计”或者“功能性特征”排除在保护范围之外。[6]


(二)实务层面的争议


上述分歧在实践中,尤其在功能性设计特征认定这一问题上引起了进一步的混乱,产生了众所周知的两种标准,即“形式多样性”标准和“无审美考虑”标准。前者重在考察在不影响产品功能的前提下,该设计特征是否有其他的表现形式,后者则依赖于判断在该设计特征的设计过程中,是否有美学因素的考虑。例如,在2016年苹果公司与北京知识产权局行政执法案中,一方当事人认为,被告认定的五点区别设计特征均非由产品所要实现的特定功能唯一决定而不考虑美学因素的特征,且存在大量的可替代性的设计方案,不属于功能性设计特征。另一方则主张,功能性设计特征是指主要由产品功能决定的设计特征,被诉决定概括的五点区别设计特征均是主要为实现产品功能而设计,在近似性判断时无需考虑。[7]



二、域外经验的启示



实际上,不仅在中国,功能性设计特征相关的问题一直是困扰各个国家和地区理论界和实务界的难题之一。不过,域外丰富的立法和司法实践经验可以帮助我们更好的理解功能性设计理论。


(一)欧盟


一直以来,欧盟各成员国、欧盟内部市场协调局(Office for Harmonization in the Internal Market,OHIM)、欧洲法院(European Court of Justice,ECJ)在功能性设计特征的解释上一直处于摇摆不定的状态。根据《共同体外观设计保护条例》(Council Regulation (EC)No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs, CDR)第8条第1款有关“功能性设计特征”的规定,如果产品的外观特征仅由其技术功能所决定,则该外观特征不能注册为共同体外观设计。[8]而对该条款的解读,也存在前述两种标准。


具体而言,“无审美考虑”标准起源于英国的AMP案,本案中,法院认为在判断一项外观设计是否仅由功能性决定时,应考虑设计者的意图,即设计者在设计时是否仅仅出于技术功能上的考虑。[9] 但由于该种方法主观性过强,容易造成滥用,欧洲法院在之后的案件中采取了“形式多样性”标准,亦称“替代性设计法”,以追求对于功能性外观设计客观的评价。在Philips案中,欧洲法院总法务官(Advocate General,AG)认为“如果存在另外一种不同外形也可以完成同样的技术功能,则该外观设计也许是可以获权的。”也就是说,只有当技术功能决定了所有的外观设计特征时,才可适用功能性理论排除对其的保护。[10]


“形式多样性”标准限缩了对于功能性设计的解释,使得人们不会轻易以功能性为由排除对某种外观设计的保护,这一观点也在欧洲范围内得到了许多国家的认可。[11] 然而,2009年,在Lindner案中,[12] OHIM内负责外观设计注册审查的上诉委员会首次就功能性设计的判定进行了明确:第一,“形式多样性”标准存在瑕疵,因为“在极端情况下,如果实现同一功能的产品仅存在两种不同的外形,则给予保护依然会阻碍技术的进步”;第二,“无审美考虑”更能反映功能性设计理论设置的目的,但为了追求客观的判断,应从“客观观察者,而非设计人员的角度进行判断,即在他们看来,一件设计完全看不出有功能性之外的考虑时,(才可以功能性设计为由排除对其保护)。”上述规则在2010年的“液体分配器案”中得以再次重申。[13]


2018年3月,欧洲法院在DOCERAM GmbH诉CeramTec GmbH案中(DOCERAM案)首次对功能性设计特征问题进行了法律解释,[14]认为较之于“形式多样性”标准,“无审美考虑”标准更符合外观设计保护的初衷。[15]本案中,欧洲法院引出了CDR对第8条1款立法目的的法律说明(Recital),即“避免因授予仅由功能性决定的外观设计以专利,造成阻碍技术创新发展的后果”,[16]并推断该条考虑的是和视觉相关的因素,而不在于是否存在替代性的设计。本案的总法务官解释到,在实践中,有些产品的某一设计特征可改动空间是很有限的,这种改变并不会影响产品技术功能的实现,但如果采纳“形式多样性”标准,只要存在替代性的设计,就可以避开8条1款的规制而受到保护,这就会给一些人以可乘之机,将这些有限的设计特征申请注册,无论别人如何设计产品外形都会落入其保护范围,从而形成通过外观设计垄断产品技术功能的局面。


(二)美国


美国专利法并未对外观设计的非功能性作出明确要求,而是通过装饰性的授权条件来达到与发明专利相区分的目的。[17] 外观设计专利保护的客体必须是出于装饰性目的的发明创造,一个装饰性的特色外貌或设计被定义为“为装饰目的而创造”的东西,不能是功能性或机械性方面考虑的结果,或是上述方面考虑的“副产品”。[18]这也导致美国法院在早期的司法实践中对包含功能性设计特征的外观设计是否可以授权持否定意见,要求外观设计必须由装饰性特征组成方能获得授权。[19]但在1961年的In re Garbo案中,法院的态度发生了转变,强调“体现功能特征的外观设计仍可以获得授权…很多产品的形状仅仅体现功能,但产品的外观仍然吸引人。”[20]


而在功能性设计特征的认定上,较之于欧盟“非此即彼”的徘徊,作为判例法国家的代表,美国法院在个案中表现出了“兼容并用”的态度,但也正是这种态度决定了其始终没有提炼出清晰无疑义的标准。在1964年著名的Carlett案中,海关和专利上诉法院认为,“如果设计仅仅是出于功能性考虑的而得到的结果,则该设计不能作为装饰性的设计获得专利权。”[21]该观点也被视为美国含有功能性特征的外观设计授权的法定要件之一,[22]其原理与“无审美考虑”相通。


到了1988年的Avia案,联邦巡回上诉法院强调了“形式多样性”标准的意义,“如果还有许多其他方式来完成原有的功能或目的,则足以证明该设计并非以功能性为主要意图。”[23]


但是,不同法院认识的差异导致Avia案的原则在后续司法实践中很快模糊了起来,在有的案件中,只有在外观设计仅由物品的使用目的决定时才考虑不授予专利权,[24] 而在有的案件中,一件外观设计如果“主要是功能性(primarily functionality)”,就应拒绝授予其专利权。[25] 不难看出,从外观设计授权标准的角度来看,“唯一决定性”较之于“主要是功能性”而言更容易满足,前者权利人只需证明存在其他替代性的设计即可,后者则需在此基础上进一步证明该设计所蕴含的装饰性不低于功能性。[26]


为了统一认识,联邦巡回上诉法院在2010年的Richardson案中给出了更客观的意见,“外观设计专利的保护范围应该局限于装饰性的设计,并不延伸至功能性的方面。但是,排除功能性元素并不意味着把外观设计相似性的比较转变为元素对元素的比较,应该是整体外观的比较,而非装饰性特征的单独比较。…从整体上观察,被诉设计与授权专利的外观迴然相异”[27]。


但是,即便针对同一种标准如“形式多样性”标准,不同法院依然会存在分歧,在2011年的Ethicon案中,地区法院认为Ethicon举证的替代性设计虽“运行良好”,但“看起来不一样”,不是合适的替代性设计,联邦巡回上诉法院则认为,没有证据证明前述替代性设计不可行。[28]



三、“功能性”的理解



功能是事物或方法发挥的有利作用,产品因对生产、生活发挥有利作用而存在,故产品首先应具有功能。[29] 由于产品的功能在很大程度上影响着产品外观的形状、图案或色彩,所以,设计人员首先要考虑满足基本功能,其次才考虑如何实现造型以及运用何种设计手法才能使外观富有美感。但是,从外观设计保护的初衷来看,其目的不在于促进新技术的发展,而在于鼓励创新的外观设计的出现,功能则应属于专利法的保护范畴。[30] 基于此,TRIPS 协议第 25 条第 1款规定:外观设计之保护,不得延及主要由技术因素或功能因素构成的设计,该原则作为外观设计保护的排除标准,在世界范围内得到了普遍的认可。具体而言,我们可从以下几方面来把握其内涵:


(一)明确排除保护的根源


从表面上看,功能性外观设计的排除是为了避免与专利法的保护范围发生重叠,实际上,这一做法的深层次目的在于避免以授予外观设计权的方式造成对技术的垄断,从而压制同行业者之间的竞争。[31] 需要注意的是,某种外观设计不会对之前已有的技术造成垄断,这里的“技术”指的是仅能以某种外观形式展现出来的新技术,换句话说,对于一项新技术而言,发明者需要通过专利体系严格的审查和评估,在满足了专利法要求的各项标准后才能获得相应的授权,这种授权并不影响后人在其基础上,为了实现同样的功能进行的改进。但外观设计则不然,其保护的仅仅是产品的外形,但如果设计者借此将产品功能通过授权纳入到权利之中,则会出现一种情况:无论后人如何努力,只要某种产品实现的功能是一样的,都会落入到设计者的保护范围,从而阻碍后续技术的进步。最高人民法院在2011年的“风轮”案中的观点也回应了前述原理,“一项产品的外观设计要获得外观设计专利权的保护,其必须具备专利法意义上的美感,即在实现产品的特定功能的基础上,对产品的视觉效果作出创新性的改进,使得产品能够体现出功能性和美感的有机结合。仅仅具有功能性而不具有美感的产品设计,可以通过申请发明或者实用新型专利权予以保护,而不应当通过外观设计专利权予以保护。”[32]


(二)多层次的理解“功能性”含义


外观设计之所以无法为专利法或著作权法所涵盖,最重要的原因之一在于其是功能与艺术相融合的产物。装饰性与功能性之间并非绝对的对立关系,尽管我们保护的目的关注点在于其装饰性的特征,但这不意味着外观设计不能带有丝毫的功能性,因为后者是产品在客观上具有的属性,也就是Rich法官在Morton案中提出的“事实上的功能性(de facto functional)”。[33] 对此,美国MPEP也强调认为,装饰性的设计和其附载的物品之间是有区别的,不能因后者具有“事实上的功能性”就否定前者的装饰性。[34] 而外观设计功能性理论所需排除的则应是“法律上的功能性(de jure functional)”,即产品无法以不受功能决定的外观表现出来,例如,没有其他能够完成相同功能的替代性外观。[35]