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如何避免交付美国专利申请继续审查请求(RCE)的官费

2019-05-08 14:09 · 作者:姚荻笔   阅读:6496

 作 者  姚荻笔  华进知识产权


(本文系知产力国际获得独家首发的稿件,转载须征得作者本人同意,并在显要位置注明文章来源。)



面对美国审查员发出的最终驳回审查意见(Final Office Action),申请人往往必须提交继续审查请求(RCE)以及支付一笔不菲的费用(常规为1300美元)。而对于最终驳回审查意见,则存在一种认识上的误区,认为有实质审查意见的二通必然是最终驳回。笔者根据工作经验介绍下避免二通意见为最终驳回的实务建议,这样可以帮助中国申请人节省开支。


审查员发出最终驳回要满足MPEP 706.07的要求,概括为:(1)第二次或之后的有实质审查意见的审查意见书(也可以是满足MPEP 706.07(b)要求的新申请的第一次审查意见书);(2)该最终驳回的审查意见书中没有提出新的驳回理由或者即使有新的驳回理由,该新的驳回理由也是由于申请人修改或者新的IDS而必然导致的。判断是否有新的驳回理由,可以参考MPEP1207.03(a)。一般来说,如果审查员在二通中用于驳回权项的事实依据没有变化,则认为不构成新的驳回理由。比如说,审查员在二通中调整了一通中做出103驳回所引用的对比文件的次序,但是对比文件的结合及技术提示没有变化。


如果审查员引用了新的对比文件来结合,或者改变了对比文件结合的方式及技术提示,则属于新的驳回理由。但是,如果新的驳回理由是由于申请人修改而必然导致的,则审查员仍可以在二通做出最终驳回的决定。笔者下面结合代理人答复一通审查意见的几种情形进一步分析:


1.  只提交反驳阐述,而不对权项做实质修改。这种情形是笔者曾服务的企业客户默认的答复策略。这样做有两个好处:一个是避免了审查历史对日后适用等同侵权原则带来的限制(prosecution history estoppel);另一个是确保权项有最大保护范围。答复一通审查意见时,如果仅仅对权项进行了形式上修改,那么无修改或者形式修改都不会必然导致新的驳回理由,为此有必要在反驳阐述之前清晰地告诉审查员这一点,并且论述为什么下一次的审查意见不能为最终驳回。这个策略对律师的技术水平和英文法律写作功底都有很高的要求,在答复意见时要考虑到禁反言或者禁止反悔原则(prosecution disclaimer)。


2.  提交反驳阐述的同时,对权项做实质修改,从其它权项里提取部分或者全部技术特征添加到该权项中。常见的有(a)删除从权2之后将从权2的全部特征添加到独权1,或者(b)将若干权项的特征进行组合后提交新的权项。这种情形下,虽然申请人进行了实质修改,但是修改后的权项所具有的的全部技术特征,都可以在之前提交的权利要求书中一一找到对应。因此,在技术角度上来看,审查员并没有因为这种修改而必然地去进行新的检索或者重新分析对比文件。为此,答复一通审查意见时,必须清楚地在反驳阐述之前解释清楚如何修改权项以及这些添加的技术特征来自之前的哪些权项,并进一步论述为什么不会必然导致新的驳回理由。如果是上述(a)的情况,则必须解释清楚修改后的权1的保护范围,本质上与被删除的权2是一致的,并进一步论述为什么下一次的审查意见不能为最终驳回。


3.  提交反驳阐述的同时,对权项做实质修改,从说明书中提取新的技术特征添加到该权项中。这种情况下,除非添加的新技术特征只是按照审查员的建议来弥补形式上的错误,否则一般会导致最终驳回。


最常见的导致最终驳回的理由是103条款。针对103条款下对比文件的结合进行反驳阐述,如果能找到审查员逻辑分析上的错误或者在程序性上的瑕疵,则可以有效避免下一次审查意见为最终驳回。笔者根据经验建议:


1)  检查权项的有效申请日。


2)  确认审查员反对或者驳回了所有的权项。


3)  审查员给出的结合或者改进某个对比文件的提示,其陈述不满足“articulated reasoning”的要求。比如审查员引用了错误的页码或者段落,表述过于笼统等,导致申请人难以通过审查意见书把握审查员的意图。



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