知产力,为创新聚合知识产权解决方案

美国地区法院因恶意专利申请授予专利案件被告1300多万美元律师费

2018-06-07 18:27 · 作者:闻宁阁   阅读:375


作 者 | 闻宁阁  美国博钦律师事务所

   北京东方亿思知识产权代理有限责任公司编辑


被告Zimmer是医用植入产品的制造商和经销商。在2005年,原告对被告提起了诉讼,指控其侵犯了 Howmedica 四件专利。2016年7月,美国联邦巡回上诉法院认为,其中一件专利的所有权利要求都是无效的,被告随后请求法院授予律师费和其他费用。美国新泽西联邦地区法院在民事案卷第 05-897 号(WHW) (CLW)中判定,尽管法院没有发现在专利申请期间有不公平的行为,但基于原告在专利申请中的行为,授予被告超过1300万美元的律师费和其他费用。 


美国法典第35编第285条授权法院可在“例外案件”(exceptional case)下,向在专利诉讼中胜诉的当事人授予合理的律师费。被告必须满足以下条件方可适用该法规:(1) 被告是胜诉的一方;(2) 案件是例外案件;以及 (3) 费用是合理的。美国联邦最高法院在Octane Fitness, LLC 诉 ICON Health & Fitness, Inc. 案(134 S. Ct. 1749)中说明:“一件‘例外案件’仅为一案与其他案件中一方在诉讼地位的主张强度上明显不同的案件 (同时考虑管辖权和案件事实) 或该案件以不合理的方式被进行诉讼。”如果案件“存在主观上的恶意或特别无价值的请求”,或一方当事人行为不当, 不论该行为是否可独立制裁,都可以合理授予一方当事人律师和相关费用。


与此相反, 为了认定在美国专利商标局申请过程中不公平的行为,法院必须通过“清楚且使人信服的证据(clear and convincing evidence)”认定 (1) 未披露的对比文件是实质性(material)的,并且 (2) 该当事人有欺骗美国专利商标局的具体意图。在 Therasense, Inc.公司诉Becton. Dickinson, and Co.公司一案(649 F.3d 1276)中,为了满足实质性的标准,被告必须证明,假如是在知道未披露的对比文件的情况下,美国专利商标局不会授权该权利要求。为了满足这个意图标准,举证方必须证明该申请人明知道该对比文件,知道它的实质性,并且故意做出了将其向美国专利商标局隐瞒的决定。欺骗的意图可以从行为中推断出来,但必须是从证据中得出的“唯一最合理的推论(the single most reasonable inference)”。


法院认为原告在与商标局提交的声明中保留了其雇员王博士出示的测试数据,但没有公开王博士的三份出版物(“王的论文”),也没有在就专利权向美国专利商标局提交的声明和宣誓书中透露王博士与原告在当时的雇佣关系。


被保留的测试数据包括不利的数据点。此外,王博士在回答审查员的问题时有所回避。在声明本身,王博士没有表明他是受让人的雇员,这可以表明测试结果是有可能存在偏见的(相对于独立的科学家提供的测试结果)。最后,王博士知道三个相关的对比文件反驳了他的声明和宣誓书,但是他也没有在信息公开表中向美国专利商标局透露。


因此,申请人在美国申请专利时,应始终遵守所要求的坦白义务。除了导致任何专利不可实施外,还会产生昂贵的费用!


  • 康信视点|浅析商业秘密保护与专利保护的关联性

    识产权中所涉及的工业产权中,以专利权最被人熟知,而每位权利人在获得专利权之初,除了如何申请专利之外,在权利人选择专利保护之前也通常在商业秘密和专利保护之间徘徊,所以对于专利代理人来说,在日常的咨询业务中也会经常面对客户的这类问题,基于此通常专利代理人会向客户解释专利保护和商业秘密的区别,如何界定商业秘密和潜在的专利申请,以及如果选择商业秘密后如何与专利保护相关联,因此商业秘密如何与专利保护相关联。
  • 判了!三星被判向苹果支付5.386亿美元赔偿

    美国加利福尼亚北区联邦法院一个陪审团,当地时间2018年5月24日一致认为,因侵犯涵盖智能手机技术外观设计专利和发明专利,三星应支付苹果共计5.386亿美元损害赔偿金。
  • 7个字14万,电影《九层妖塔》一审被判字体侵权

    近日,书法家向佳红诉电影《九层妖塔》制作方梦想者电影(北京)有限公司、发行方北京环球艺动影业有限公司、投资方乐视影业(北京)有限公司、网络传播单位中国电影股份有限公司侵害著作权纠纷案一审结果出炉,北京市朝阳区人民法院判令四被告共同赔偿向佳红经济损失14万元,并登报致歉。
  • 最高法审理New Balance无效他人两件“N”字商标案

    5月15日上午,最高人民法院就再审开庭审理了两起历经波折的商标行政诉讼案件。这两起案件正是新平衡体育运动公司与国家工商行政管理总局商标评审委员会、琪尔特股份有限公司的两桩商标权无效宣告请求行政纠纷。
  • 小米上市,不能回避的7800万元商标侵权诉讼

    小米涉及的专利纠纷已经在走法律程序,那么其作为被告之一的商标侵权纠纷又有何最新进展呢?