知产力,为创新聚合知识产权解决方案

提出适当优先权要求的重要性

2018-05-31 13:54 · 作者:闻宁阁   阅读:683



作者 | 闻宁阁 美国博钦律师事务所

在今年早些时候由联邦巡回上诉法院判决的“Droplets, Inc. 诉E*TRADE案”(案号16-2504)中,专利权人的专利因一项失败的优先权要求而被认定无效。如果之前正确做出优先权要求,它就会早于专利权人自己的已公布的 PCT 申请了。根据法规,要求在先申请的申请日期的优先权必须包括“对先前提交的申请的特别提及”。(美国法典第35编第120条)。因为在所涉的专利明确只对紧接在先的申请提起优先权要求,而不是在其之前的临时申请,因此专利审判与上诉委员会(PTAB)正确地决定,在先提交的对比文件——一份具有相同说明书的国际公开,使得该专利的所有权利要求无效。

虽然专利权人通过引用专利申请的方式来要求所需的临时申请的优先权,但它无权享有该申请的优先权日,因为第120条要求它“特别参考”追溯到所需要的优先权日期的优先权链中的每一个申请。在专利链中缺失了中间的一个专利,因此打破了回溯到临时申请的专利链。美国专利商标局的条例和《专利审查程序手册》的条款中规定允许以引用方式纳入的条款并不适用,是因为它们涉及到遵循112条款的书面说明的要求,而非涉及要求优先权的条件。

所涉申请如下图所示:


•所涉的专利’115曾经与于2003年11月24日申请的美国专利号7,502,838(’838 专利)的申请共同在审中。

•所涉的专利’838 曾经与于2000年6月22日申请的美国专利号6,687,745(’745 专利)的申请共同在审中。

•所涉的专利’745 曾经与于最早的申请,于1999年9月14日申请的临时申请号60/153,917(’917 临时申请)的申请共同在审中;以及

•PCT申请(Franco PCT申请)于2000年9月14日被申请,并于2001年3月22日被公开的。

然而,优先权要求仅表示“当前申请是延续已授权的申请号为10/720,728、题为“提供远程存储的应用和信息的系统和方法”的美国专利。该申请于2003年11月24日提交,现为7,502,838号美国专利,该项的公开现已全部以参考形式纳入”(添加了强调)。即并没有明确参考 ’745 专利或 ’917 临时申请。

通过参考引入的’838专利中,包括对’745 专利 和 ’917 申请的优先权要求,但是并没有挽救’115专利的优先权要求。美国联邦巡回上诉法院认为,“要求公众通过合并的材料寻找一个未明确声明的优先权要求,将会造成不确定性,并且引发法规所要避免的猜测”。

因此, 申请人应确保完整的优先权链在说明书中详细描述出来。例如, “此申请是于AA/BB/CCCC年提交的 PCT/CNXX/YYYYY 的延续,其要求了于EE/FF/GGGG年申请的中国申请号CNDDDDDDDD的优先权,所有这些以引用的形式并入。” 优先权要求也应被记录在申请请求书(Application Data Sheet,ADS)中。

知产力是一家致力于“为创新聚合知识产权解决方案”的原创型新媒体平台。了解科技领域创新及相关知识产权问题,请关注知产力微信公众号“zhichanli”、官方微博“知产力”,以及知产力国际微信公众号“zclglobal”、知产力国际微博“知产力国际”,亦可登录www.zhichanli.cn查阅更多精彩内容。

  • 拉夫劳伦公司在华维权受挫,POLO商标案引发专家热议

    随着中国经济的迅猛发展和人民生活水平的提高,中国消费者开始追求高质量的生活方式,将眼光投向国际知名品牌。
  • “山寨”≠“假货”?!——从“拼夕夕”几则广告谈起

    最近,网络平台销售山寨商品成为微信上的一个热门话题。对于其中的山寨商品问题,很多人进行了批判。例如,有的人为拼夕夕(为虚构的一个APP,并非“拼多多”)设计了几个广告:“郑重承诺,您在我们这里买到的每一件商品,看起来都像是真货”;“请放心选购,假货并不多,三无产品比较多”;“全场9块9,您买不到吃亏,买不到上当,只会卖到山寨”……
  • 知产天下荟·深圳|现有设计抗辩审查不宜引入“转用”概念

    近年来在外观设计专利侵权审判实务中出现了一个值得关注的动向,即引入“转用”这一概念来判断现有设计抗辩能否成立。
  • 金杜知卓|侵权改编还是合理使用?

    为尽可能的避免侵权风险,同时平衡制作成本缩短制作时间,UGC和PGC等视频内容生产者拟使用他人作品制作短视频时,至少应当按照上述规定对引用行为是否构成“合理引用”进行初步判断
  • 拍案说法|多重转授权下各方主体侵权责任的认定

    著作权经过多重转授权是时下较为常见的样态。正确界定多重转授权情况下侵害作品信息网络传播权责任人及责任承担方式是该类案件的裁判重点。在认定未经著作权人许可通过信息网络传播其作品的行为人是直接侵权人的基础上,其上游无权授权方的行为应认定为间接侵权,两者共同承担连带责任。此外,网站ICP备案主体与实际经营主体不一致的,应将备案主体与具有显性表征的实际经营主体一并确定为侵权人。
  • 拉夫劳伦公司在华维权受挫,POLO商标案引发专家热议

    随着中国经济的迅猛发展和人民生活水平的提高,中国消费者开始追求高质量的生活方式,将眼光投向国际知名品牌。
  • “山寨”≠“假货”?!——从“拼夕夕”几则广告谈起

    最近,网络平台销售山寨商品成为微信上的一个热门话题。对于其中的山寨商品问题,很多人进行了批判。例如,有的人为拼夕夕(为虚构的一个APP,并非“拼多多”)设计了几个广告:“郑重承诺,您在我们这里买到的每一件商品,看起来都像是真货”;“请放心选购,假货并不多,三无产品比较多”;“全场9块9,您买不到吃亏,买不到上当,只会卖到山寨”……
  • 知产天下荟·深圳|现有设计抗辩审查不宜引入“转用”概念

    近年来在外观设计专利侵权审判实务中出现了一个值得关注的动向,即引入“转用”这一概念来判断现有设计抗辩能否成立。
  • 金杜知卓|侵权改编还是合理使用?

    为尽可能的避免侵权风险,同时平衡制作成本缩短制作时间,UGC和PGC等视频内容生产者拟使用他人作品制作短视频时,至少应当按照上述规定对引用行为是否构成“合理引用”进行初步判断
  • 拍案说法|多重转授权下各方主体侵权责任的认定

    著作权经过多重转授权是时下较为常见的样态。正确界定多重转授权情况下侵害作品信息网络传播权责任人及责任承担方式是该类案件的裁判重点。在认定未经著作权人许可通过信息网络传播其作品的行为人是直接侵权人的基础上,其上游无权授权方的行为应认定为间接侵权,两者共同承担连带责任。此外,网站ICP备案主体与实际经营主体不一致的,应将备案主体与具有显性表征的实际经营主体一并确定为侵权人。
  • 拉夫劳伦公司在华维权受挫,POLO商标案引发专家热议

    随着中国经济的迅猛发展和人民生活水平的提高,中国消费者开始追求高质量的生活方式,将眼光投向国际知名品牌。
  • “山寨”≠“假货”?!——从“拼夕夕”几则广告谈起

    最近,网络平台销售山寨商品成为微信上的一个热门话题。对于其中的山寨商品问题,很多人进行了批判。例如,有的人为拼夕夕(为虚构的一个APP,并非“拼多多”)设计了几个广告:“郑重承诺,您在我们这里买到的每一件商品,看起来都像是真货”;“请放心选购,假货并不多,三无产品比较多”;“全场9块9,您买不到吃亏,买不到上当,只会卖到山寨”……
  • 知产天下荟·深圳|现有设计抗辩审查不宜引入“转用”概念

    近年来在外观设计专利侵权审判实务中出现了一个值得关注的动向,即引入“转用”这一概念来判断现有设计抗辩能否成立。
  • 金杜知卓|侵权改编还是合理使用?

    为尽可能的避免侵权风险,同时平衡制作成本缩短制作时间,UGC和PGC等视频内容生产者拟使用他人作品制作短视频时,至少应当按照上述规定对引用行为是否构成“合理引用”进行初步判断
  • 拍案说法|多重转授权下各方主体侵权责任的认定

    著作权经过多重转授权是时下较为常见的样态。正确界定多重转授权情况下侵害作品信息网络传播权责任人及责任承担方式是该类案件的裁判重点。在认定未经著作权人许可通过信息网络传播其作品的行为人是直接侵权人的基础上,其上游无权授权方的行为应认定为间接侵权,两者共同承担连带责任。此外,网站ICP备案主体与实际经营主体不一致的,应将备案主体与具有显性表征的实际经营主体一并确定为侵权人。
  • 康信视点|浅析商业秘密保护与专利保护的关联性

    识产权中所涉及的工业产权中,以专利权最被人熟知,而每位权利人在获得专利权之初,除了如何申请专利之外,在权利人选择专利保护之前也通常在商业秘密和专利保护之间徘徊,所以对于专利代理人来说,在日常的咨询业务中也会经常面对客户的这类问题,基于此通常专利代理人会向客户解释专利保护和商业秘密的区别,如何界定商业秘密和潜在的专利申请,以及如果选择商业秘密后如何与专利保护相关联,因此商业秘密如何与专利保护相关联。
  • 美方发布对华“301条款”调查征税产品建议清单 外交部等回应(附完整清单)

    美国东部时间2018年4月3日下午(北京时间4日凌晨),美国贸易代表办公室(USTR)发布了对华“301条款”调查征税产品建议清单(完整清单可点击文末“阅读原文”查阅),美方声称此举是为了应对中国所谓“有关强制美国技术和知识产权转让的不公平贸易行为”。这一举动将可能使中国出口至美国的多种产品受到影响。
  • 判了!三星被判向苹果支付5.386亿美元赔偿

    美国加利福尼亚北区联邦法院一个陪审团,当地时间2018年5月24日一致认为,因侵犯涵盖智能手机技术外观设计专利和发明专利,三星应支付苹果共计5.386亿美元损害赔偿金。
  • 7个字14万,电影《九层妖塔》一审被判字体侵权

    近日,书法家向佳红诉电影《九层妖塔》制作方梦想者电影(北京)有限公司、发行方北京环球艺动影业有限公司、投资方乐视影业(北京)有限公司、网络传播单位中国电影股份有限公司侵害著作权纠纷案一审结果出炉,北京市朝阳区人民法院判令四被告共同赔偿向佳红经济损失14万元,并登报致歉。
  • “左滑右滑”可能侵权了!Tinder对探探等app提起诉讼

    Bruce“左滑不喜欢,右滑喜欢”——不少80后、90后甚至00后的小伙伴都玩过或听说过一款名为“探探”的社交软件,而左滑右滑这种社交模式便直接源自美国的“Tinder”这款app。
  • 拉夫劳伦公司在华维权受挫,POLO商标案引发专家热议

    随着中国经济的迅猛发展和人民生活水平的提高,中国消费者开始追求高质量的生活方式,将眼光投向国际知名品牌。
  • “山寨”≠“假货”?!——从“拼夕夕”几则广告谈起

    最近,网络平台销售山寨商品成为微信上的一个热门话题。对于其中的山寨商品问题,很多人进行了批判。例如,有的人为拼夕夕(为虚构的一个APP,并非“拼多多”)设计了几个广告:“郑重承诺,您在我们这里买到的每一件商品,看起来都像是真货”;“请放心选购,假货并不多,三无产品比较多”;“全场9块9,您买不到吃亏,买不到上当,只会卖到山寨”……
  • 知产天下荟·深圳|现有设计抗辩审查不宜引入“转用”概念

    近年来在外观设计专利侵权审判实务中出现了一个值得关注的动向,即引入“转用”这一概念来判断现有设计抗辩能否成立。
  • 金杜知卓|侵权改编还是合理使用?

    为尽可能的避免侵权风险,同时平衡制作成本缩短制作时间,UGC和PGC等视频内容生产者拟使用他人作品制作短视频时,至少应当按照上述规定对引用行为是否构成“合理引用”进行初步判断
  • 拍案说法|多重转授权下各方主体侵权责任的认定

    著作权经过多重转授权是时下较为常见的样态。正确界定多重转授权情况下侵害作品信息网络传播权责任人及责任承担方式是该类案件的裁判重点。在认定未经著作权人许可通过信息网络传播其作品的行为人是直接侵权人的基础上,其上游无权授权方的行为应认定为间接侵权,两者共同承担连带责任。此外,网站ICP备案主体与实际经营主体不一致的,应将备案主体与具有显性表征的实际经营主体一并确定为侵权人。